Procedimientos Contenciosos de Patente: Infracción de Patente y Procedimientos para su Defensa en el ámbito farmacéutico en México.

31 Oct Procedimientos Contenciosos de Patente: Infracción de Patente y Procedimientos para su Defensa en el ámbito farmacéutico en México.

Introducción.

El mundo moderno se ha distinguido sin duda alguna por haber aceptado al conocimiento como la fuente esencial del desarrollo y con ello, la investigación científica ha vivido en los últimos dos siglos su etapa más fructífera. La humanidad ha experimentado, por tanto, un cambio radical y vertiginoso a la vez, en sus hábitos y en su forma general de vivir, como resultado inmediato y directo de la innovación tecnológica lograda y aplicada en todos los campos de la industria, no sólo transformando drásticamente esta, sino creando a la vez un gran número de nuevas industrias que le han permitido al hombre vivir cada día mejor. La industria de investigación farmacéutica se presenta, sin duda alguna, como la que más ha contribuido al bienestar del hombre, al haber logrado medicamentos que han simplemente permitido que viva por más tiempo y en mucho mejores condiciones de salud. Gracias a la investigación científica que ha desarrollado la industria de investigación farmacéutica, se han erradicado muchas enfermedades que durante siglos agobiaron a la humanidad y que llegaron incluso a diezmar poblaciones enteras, y constantemente se introducen en el mercado medicamentos que permiten al hombre combatir con mayor eficacia a las distintas enfermedades y padecimientos que padece en su vida cotidiana.

Ahora bien, el motor del profundo cambio que ha experimentado la investigación científica y que ha permitido la concepción de las distintas invenciones que han literalmente transformado el mundo para bien, es sin duda el sistema de patentes moderno. No resulta exagerado señalar que la industria de investigación farmacéutica, en particular, debe su desarrollo y su éxito al sistema de patentes motivado fundamentalmente por el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial que data del año de 1883. Debe señalarse, no obstante, que este desarrollo se ha visto claramente limitado a los países en los que se han introducido al derecho positivo las diversas disposiciones que hacen efectivo el sistema de patentes; son estos países en los que ha sido posible desarrollar no sólo a la industria de investigación farmacéutica, sino a la industria en general, lo que contrasta con impactante claridad en aquellos otros países que, al no incorporar en sus legislaciones las distintas disposiciones en materia de patentes, se han visto invariablemente rezagados en su desarrollo general.

En el caso particular de México, específicamente por lo que hace a la industria de investigación farmacéutica, el cambio llega muy tarde. No es sino hasta el 27 de junio de 1991, fecha en que se publica la entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, cuando deviene factible obtener una Patente para invenciones que corresponden a productos farmacéuticos, lo que ciertamente desmotivó hasta entonces el que la industria decidiera invertir en este trascendental sector. De igual forma, lo tardío de este cambio en la legislación, trajo como consecuencia que, para el año de 1991, las empresas farmacéuticas Mexicanas tuviesen un muy considerable atraso en su desarrollo, lo que incluso las ubicaba fuera de la competencia con respecto de la industria farmacéutica desarrollada en países en los que el sistema de patentes fue implementado con éxito muchas décadas antes. Conviene destacar de igual forma, que la industria de investigación farmacéutica extranjera tampoco encontró motivación alguna para traer a nuestro país su tecnología en este campo de la industria, con lo que México experimentó un muy importante atraso durante años, en lo que se refiere el tema de la salud, al no contar con medicamentos innovadores y eficaces, lo que sin duda mermó la salud de la sociedad Mexicana.

Conscientes de la importancia del sistema de patentes en el desarrollo del país, nuestros legisladores introdujeron dos cambios fundamentales y, en su momento positivos, en la Ley de la materia, una vez que fue posible obtener Patentes para productos farmacéuticos; el primero de estos cambios afectó a la Propiedad Industrial en lo general y el segundo a la materia de Patentes en lo particular, generando un impacto importante también en la industria de la investigación farmacéutica.

El primero de estos cambios se presenta el 2 de agosto de 1994, cuando la hasta entonces Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, a partir de esa fecha Ley de la Propiedad Industrial, se modifica para incluir al artículo 221 Bis, en el que se establece el mecanismo para determinar la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación que fuese cometida en contra de los distintos derechos tutelados por la Ley, señalando que ésta en ningún caso será menor al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto que implique una violación de alguno o algunos de los derechos de Propiedad Industrial. En su momento, esta modificación legal cambió por completo la concepción y el valor práctico que hasta entonces se reconocía a los derechos de Propiedad Industrial, pues ya no habría que limitarse a litigar durante años simplemente para que las violaciones a estos derechos cesaran, sino que ahora era posible también lograr la reparación del daño material o la indemnización por daños y perjuicios, lo que hasta entonces no era jurídicamente posible.

El segundo cambio, que impactó significativamente a la materia de Patentes, fue la adhesión de México al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), vigente en nuestro país a partir del 1 de enero de 1995. Con la suscripción de este Tratado, México confirma su interés en la materia de Patentes y reconoce su valor y trascendencia en el mundo moderno, pues suscribe la postura más moderna que hasta entonces existe en el mundo con relación a esta forma de Propiedad Industrial.

Ahora bien, no obstante los cambios, si bien tardíos en el marco de la historia, positivos por cuanto hace a la introducción efectiva de México al sistema de Patentes, la experiencia indica que es urgente una revisión al sistema, sobre todo por cuanto hace a los procedimientos contenciosos que tienen la encomienda legal de resolver las controversias que se suscitan en relación con Patentes. Lamentablemente, el sistema jurídico actual con el que se pretende hacer valer los derechos de Propiedad Industrial, y específicamente de Patentes, por sus errores, inconsistencias y lagunas, ha sido aprovechado más para violentar los derechos de Patente que el Estado ha otorgado, que para defender a las Patentes concedidas, lo que ciertamente ha desmotivado la capacidad inventiva de la industria y su interés en invertir en el desarrollo y la innovación. En el caso de la industria de la investigación farmacéutica, la situación descrita se ha tornado incluso más grave, puesto que ha minado el interés en la creación y desarrollo de nuevos productos, con la consecuente reducción de la inversión que, en su momento, y como consecuencia de las acertadas acciones a las que nos hemos referido en párrafos anteriores, fue muy importante y benéfica al país y la sociedad en su conjunto.

Las reflexiones que son materia de este estudio, y que se exponen a continuación, tienen por objeto resaltar las situaciones que derivan de la legislación actual en materia de Patentes, particularmente por cuanto hace a los procedimientos contenciosos que le son propios, y que ciertamente se traducen tanto en graves lesiones a los titulares de las Patentes como en la descomposición del sistema de patentes en México, lo que constituye en mi concepción, un riesgo mayúsculo de afectación negativa al desarrollo tecnológico y social del país.

El Procedimiento de Infracción Administrativa de Patentes en México.

Para estar en posibilidad de analizar con detalle las inconsistencias, errores y lagunas de que adolece el procedimiento de infracción en materia de patentes en México, conviene resumirlo, destacando los aspectos procesales del mismo, de los que puede concluirse que este procedimiento dista mucho de proteger efectivamente a los titulares de Patentes y que, por ende, resulta urgente su revisión sustantiva y profunda para lograr los cambios legislativos que puedan rescatar y dar eficacia al sistema.

En primer término conviene destacar que, contrario a lo que sucede en la gran mayoría de los países que tienen un sistema de Patentes efectivo, el procedimiento para obtener una declaratoria de infracción de una Patente en México, se ventila ante una entidad de carácter administrativo, con funciones jurisdiccionales que, en una gran cantidad de ocasiones se ve involucrada como juez y como parte en este tipo de situaciones, por cuanto que coinciden en una sola dependencia las funciones de concesión de Patentes y las de revisión de las mismas, cuando son sometidas a procedimientos de nulidad.  Conforme con la legislación actual en materia de Patentes, las solicitudes de infracción deben promoverse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que tiene la encomienda legal de vigilar por el respeto irrestricto a los derechos de Propiedad Industrial (e incluso de Propiedad Intelectual en determinadas circunstancias), por una parte, y la de tramitar y en su caso conceder, la solicitudes de Patente que le son presentadas.

Por lo anterior, cuando el titular de una Patente considera que algún tercero invade con su actuar los derechos concedidos y tutelados con su Patente, debe recurrir a una instancia administrativa, en lugar de a una instancia judicial, lo que resulta cuando menos contrario al espíritu e incluso a los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los diversos Tratados que ha celebrado y que contienen disposiciones sobre este tema, para resolver el conflicto que se le presenta. Así, el titular de una Patente que se considera invadida, presenta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una solicitud administrativa de infracción, en la que relata los hechos que la originan, invoca el derecho violentado y ofrece las pruebas que considera apropiadas para demostrar la violación a su derecho. En un procedimiento básicamente sumario, conforme la propia Ley de la Propiedad Industrial, una vez presentada la solicitud de infracción y de que esta es admitida, se corre traslado al presunto infractor, quien cuenta con 10 días hábiles para preparar y ofrecer contestación a la citada solicitud, así como para recabar y ofrecer las pruebas en las que sostenga su defensa. Desahogadas las pruebas y siempre conforme a la legislación correspondiente, el Instituto debe dictar una resolución en la que determinará si se cometió la infracción invocada, en cuyo caso deberá sancionar con la imposición de una multa, ordenando al entonces infractor declarado que se abstenga de continuar con el actuar que motivó la declaratoria de infracción y apercibiéndolo para que, en caso de que no suspenda la actividad infractora, sea multado en forma reiterada o, resolviendo que no se surtieron los presupuestos correspondientes y que, por tanto, resulta apegado a derecho concluir que no se cometió infracción alguna.

Uno de los medios de defensa mas frecuentes, cuando menos en materia de Patentes, se actualiza en la forma de una solicitud administrativa de nulidad que el presunto infractor puede promover en vía de reconvención. En este procedimiento de nulidad cabe invocar que la invención materia de la Patente no satisface los requisitos sustantivos de Ley, o que el trámite que culminó con la concesión de la Patente adolece de errores que pueden culminar en una declaratoria de nulidad del derecho de Patente, si bien estos errores de procedimiento se encuentran acotados en términos de lo que dispone la fracción I del artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial. En cualquier caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial también se presenta como la instancia que ventila y resuelve este tipo de procedimientos administrativos, no obstante fue dicho Instituto el responsable de la tramitación y eventual concesión de la Patente.

La Ley de la Propiedad Industrial dispone también y concede al titular de la Patente que se sienta invadido en sus derechos, la posibilidad de solicitar medidas provisionales, que se tramitan y ventilan en forma incidental dentro del procedimiento de infracción, fundamentalmente dirigidas a asegurar los productos presuntivamente infractores del derecho de Patente o a ordenar al presunto infractor se abstenga de la conducta invocada como ilegal durante el tiempo que transcurra hasta en tanto se dicte una resolución en el cuaderno principal en el que se desahoga la solicitud de infracción. Dentro de los requisitos que es necesario satisfacer para que estas medidas provisionales sean concedidas por la autoridad, destacan básicamente dos, para los fines del presente trabajo. Primero, que es necesario ofrecer una fianza para garantizar los daños y perjuicios que puedan ser causados al presunto infractor con motivo de las medidas provisionales que se pretenden y, segundo, la obligación a cargo del titular de la Patente de acreditar la existencia de una violación a su derecho, o que la violación a su derecho sea inminente, o la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, o la existencia de temor fundado de que se destruyan, oculten, pierdan o alteren pruebas.

Finalmente, debemos señalar que la autoridad administrativa, esto es, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no está facultado para desahogar un procedimiento en el que puedan determinarse, en su caso, los daños y perjuicios que deben cubrirse al titular de la Patente con motivo de la comisión de los actos infractores, con lo que, conforme la legislación y la jurisprudencia vigente, es menester iniciar un procedimiento civil para lograr una determinación de estos daños, lo que sólo puede hacerse una vez que se ha obtenido una sentencia firme que resuelva la comisión de la infracción invocada.

Medidas Provisionales.

Una de las características esenciales de las Patentes es que se constituyen en una forma de monopolio autorizado por el Estado, con carácter temporal. Conforme con el texto del artículo 28 de la Constitución General de la República, las Patentes que el Estado concede a los inventores o a sus causahabientes, tendrán una vigencia limitada, durante la cual estarán facultados para explotar en forma exclusiva la invención amparada con la Patente respectiva. El texto de la Ley de la Propiedad Industrial recoge el sentido y la esencia de la disposición Constitucional y dispone entonces que las Patentes que se concedan tendrán una vigencia de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha efectiva de presentación, o a partir de la fecha que dispongan los Tratados al amparo de los cuales se tramiten las solicitudes correspondientes. En cualquier caso,  y para los efectos específicos de este apartado, lo que se requiere resaltar es el carácter temporal de un monopolio concedido conforme a derecho, una vez que se ha agotado satisfactoriamente el trámite de una solicitud que incluye exámenes tanto de forma como de fondo, que se practican a lo largo de aproximadamente cuatro años que transcurren antes de que una Patente sea concedida. Así, la invención y la solicitud correspondientes fueron objeto de estrictos exámenes y de cargas incluso económicas que fue necesario superar y satisfacer antes de que el procedimiento culminara en la concesión de una Patente. Si el Estado resolvió a su entera satisfacción que resultaba procedente conceder una Patente determinada, al haberse cumplido con todas las disposiciones legales aplicables, adquiere una doble responsabilidad para hacer valer y para defender dicha Patente, evitando que la misma sea invadida mientras se encuentra vigente, sobre todo al estar frente a un derecho limitado en el tiempo que, por otra parte, no puede ser recuperado de forma alguna. Las medidas provisionales constituyen la única forma legal en que podría intentar asegurar que una Patente concedida no se verá fatalmente violentada mientras se resuelve un procedimiento de solicitud administrativa de infracción.

Con base en lo anterior, y para contar con una legislación coherente y que se ajuste no solo a la lógica sino al derecho internacional, las disposiciones legales que conformen el marco jurídico de las medidas incidentales disponibles al titular de la Patente, para que sean impuestas en el caso de conflictos que se susciten con motivo de posibles violaciones a sus derechos exclusivos, no pueden perder de vista, entre otras cosas, el carácter temporal de los derechos que se invocan como invadidos. Esto es, las medidas provisionales que contempla la Ley de la Propiedad Industrial deben tomar en cuenta que el derecho fundamental que fue concedido al titular de una Patente es el de un monopolio temporal. Por tanto, debe tenerse presente que cualquier violación a los derechos conferidos con una Patente, dentro de su vigencia, resultan fatales y, sobre todo, no susceptibles de reparación, al no poderse extender la vigencia de la Patente, con lo que las disposiciones legales que rijan la institución de medidas provisionales deben otorgar elementos para que NO se puedan violentar estos derechos exclusivos mientras la Patente se encuentra vigente. Lamentablemente, el texto legal actual no se ajusta a estos principios y, por tanto, los titulares de Patentes se encuentran en una clara situación de desventaja frente a las entidades que presumiblemente invaden sus derechos exclusivos.

Conforme al texto actual que rige a las medidas provisionales disponibles en temas de Propiedad Industrial, dentro de las cuales encontramos a las patentes, la decisión final respecto de si se puede continuar con la comercialización de un producto sobre el que ha recaído una imputación de infracción a una Patente concedida, le pertenece al presunto infractor y NO al titular de la Patente. En términos de la legislación vigente, es el presunto infractor quien puede decidir ulteriormente si continúa comercializando el producto presumiblemente infractor o no, quedando por tanto a la decisión de un particular el que se pueda violar una Patente, por muy clara que esta violación se aprecie. Siendo que la Ley vigente obliga al titular de la Patente a ofrecer una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan causar al presunto infractor con motivo de las medidas provisionales que se buscan, y que el presunto infractor tiene la posibilidad jurídica de levantar las medidas impuestas mediante el ofrecimiento de una contra garantía, la Ley otorga seguridad jurídica a un potencial infractor que no ostenta derecho alguno sobre la invención de que se trate, sobre el derecho concedido por el Estado a favor del titular de la Patente. En la práctica, encontramos que la violación a una Patente durante el tiempo que transcurre hasta en tanto existe una resolución firme que declare la infracción cometida, es muy común, atentos a lo que obliga la situación jurídica actual. Más aún, el titular lesionado en sus derechos no cuenta con posibilidad alguna de ver reparado su derecho temporal de exclusividad que fue claramente violado, por cuanto que la Ley sólo le permite buscar una indemnización o que le sean resarcidos los daños y perjuicios materiales que se le hayan podido causar, mientras que no le otorga derecho alguno para recuperar el tiempo de monopolio exclusivo que le fuera arrebatado con las conductas infractoras.

No se puede perder de vista que el presunto infractor, en caso de ser impedido para comercializar algún producto determinado con base en la existencia de una Patente, también puede llegar a soportar daños y perjuicios, al habérsele privado de un derecho (el de vender un producto legítimo y legal) sin causa jurídica justificada alguna, no obstante esto sólo puede determinarse cuando se cuente con una resolución firme que resuelva que no se cometió la infracción invocada. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el titular de una Patente, cuando este se ve lesionado en sus derechos, el presunto infractor, una vez que ha quedado resuelto que no reviste ese carácter en el caso concreto, sí puede proceder en contra del titular de la Patente para reclamar los daños y perjuicios que le pudiesen haber causado. El titular de la Patente también puede promover otro juicio para que le sean reparados sus daños, sin embargo, su derecho exclusivo temporal que el Estado le otorgara habría quedado irremediablemente violentado.

Conviene rescatar en este momento dos disposiciones de derecho internacional que claramente permiten y de hecho obligan al Estado a modificar la legislación actual para que los titulares de Patente recuperen el derecho de hacer valer estas Patentes en forma efectiva, por cuanto que contienen obligaciones adquiridas con las que el Estado Mexicano no ha cumplido. Por un lado, el Tratado de Libre Comercio de América de Norte señala en su artículo 1716 la obligación de los Estados miembros de disponer que las autoridades judiciales ordenen medidas provisionales para evitar la violación de derechos de Propiedad Intelectual, dentro de los que incuestionablemente encontramos a las Patentes. Es claro que nuestra legislación no satisface el compromiso internacional adquirido, por cuanto que las medidas provisionales NO se promueven ante autoridades judiciales, sino ante la instancia administrativa que significa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El hecho de que el citado Instituto tenga facultades jurisdiccionales, no sólo no puede entenderse como una forma de satisfacer el compromiso internacional, sino que, además, resulta claramente insuficiente, por cuanto que la citada autoridad administrativa no cuenta con las facultades que sí le han sido otorgadas al poder judicial para hacer valer, efectivamente y con contundencia, sus determinaciones. En la especie, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ve claramente acotado e impedido por Ley para hacer valer efectivamente las resoluciones en que impone medidas provisionales. Al tratarse de una autoridad meramente administrativa, que no judicial, el Instituto no cuenta con los elementos jurídicos que le permitan obligar efectivamente al sujeto al que hayan sido impuestas medidas provisionales a que las cumpla, al estar limitada a imponer multas que llegan a ser, en la práctica, incluso de 100 días de salario mínimo. Resulta claro que la situación jurídica a que obliga la actual legislación hace claramente nugatoria a las medidas provisionales que se imponen, puesto que no existe una consecuencia contundente por su incumplimiento. De nueva cuenta, el que sea jurídicamente posible ser indemnizado por las violaciones que se cometan en perjuicio de una Patente, o el que se puedan reclamar daños y perjuicios, NO evita que el monopolio de explotación exclusiva que el Estado concedió se vea fatalmente violentado al no poderse hacer efectivas las medidas provisionales, conforme al texto actual de la Ley.

Por otra parte, conviene referirse también al artículo 50, particularmente al inciso III del mismo, contenido en el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como ADPIC, que trata tanto de las medidas provisionales, observando que estas deben disponerse en manos de autoridades judiciales, como del tema de la fianza que nuestro derecho adjetivo ha incorporado como un requisito indispensable para que puedan concederse e imponerse medidas provisionales. Es rescatable de dicha disposición internacional el hecho de que NO contiene una obligación respecto del tema de la contra fianza, como si lo hace con respecto a poner en manos del poder judicial las facultades para conceder medidas provisionales. La citada disposición internacional claramente concede a los Estados la facultad para exigir de los titulares de Patente la exhibición de una fianza de garantía a favor del presunto infractor, dice, para evitar abusos, sin embargo NO dispone obligación alguna para permitir a los presuntos infractores la facultad de levantar las medias mediante la exhibición de una contra fianza.

Resulta incuestionable que, como en toda situación humana, cabe la posibilidad de que alguna de las partes interesadas en una cuestión determinada abuse o intente abusar de los distintos derechos a los que puede tener acceso. Sin embargo, contrario a lo que sugiere la disposición internacional a la que me he referido en el párrafo que antecede, esta posibilidad de abuso no puede distorsionar ni obviar los hechos que se presentan contundentes y los derechos sustantivos y elementales que se actualizan con respecto de Patentes.

A este respecto, podemos resumir que una Patente concede un monopolio temporal para la explotación de una invención, y que este derecho encuentra un sustento Constitucional claro, en términos del artículo 28 de nuestra Carta Magna. Por tanto, el Estado adquiere una obligación clara y contundente, conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, de vigilar que se respeten y hagan valer estos derechos. Por otra parte, es el Estado quien tiene a su cargo el procedimiento de concesión de Patentes, con lo que tiene en sus manos también el poder evitar que se cometan abusos. Si el Estado tiene a su cargo sustanciar el procedimiento de concesión de una Patente, durante el cual tiene la obligación de cerciorarse que la invención de que se trata cumple a cabalidad con los requisitos sustantivos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, además de con los requisitos procesales propios del trámite administrativo, ¿cómo puede entonces presumir que el titular de la Patente concedida puede haber abusado con éxito del sistema y que pretende seguir abusando de este cuando promueve una solicitud administrativa de infracción en contra de un tercero que, a su juicio, invade los derechos que le fueron concedidos? La presunción de abuso en la que se sustenta el requisito de la fianza de garantía en materia de medidas provisionales, se antoja simplemente absurda y por supuesto ilegal, siendo como lo es que fue el propio Estado quien tuvo a su cargo el trámite y el estudio detallado de la invención que le fue sometida y que culminó, una vez que fueron superados todos los exámenes de Ley, en la concesión de una Patente.

Es por lo anterior que resulta urgente una revisión y, en su caso, una modificación de las disposiciones que regulan el tema de la fianza en relación con las medidas provisionales que contempla la Ley, para que, en congruencia con el hecho de que el titular de una Patente sometió primero una solicitud para que el Estado la examinara y revisara a conciencia, y de que el propio Estado, por conducto de su dependencia experta en la materia resolvió conceder el Derecho de exclusividad en la forma de una Patente, devuelva al titular de la Patente su derecho a decidir cómo es que desea hacer valer la misma. Al tratarse de un derecho exclusivo que el propio Estado concedió, sólo puede corresponder al titular de la Patente el definir si permite o no al presunto infractor comercializar el producto que considera invade los derechos que le fueron concedidos al amparo de su Patente. La facultad de solicitar se impongan medidas provisionales corresponde por tanto al titular de la Patente quien, en legítimo ejercicio del derecho que le fue concedido, puede pedir a la Autoridad ordene al presunto infractor suspender de inmediato la comercialización del producto presumiblemente infractor, hasta en tanto no exista una resolución firme que resuelva el procedimiento de infracción. De surtirse el presupuesto de imposición de medidas provisionales, en el que el titular de la Patente NO tendría que ofrecer fianza de garantía, por ser el titular del derecho concedido por el Estado, el presunto infractor tendría el derecho de buscar levantarlas, para lo cual debería ofrecer fianza de garantía para garantizar los daños que pudiesen causarse al titular de la Patente. Finalmente, y en un acto coherente y fundamentalmente apegado al derecho internacional, el titular de la Patente tendría la facultad de decidir finalmente si consiente que el presunto infractor comercialice el producto en cuestión, o si prefiere que no lo haga, para lo cual, entonces sí sería lógico y legal que depositara una fianza para garantizar los posibles daños que se le pudieran ocasionar al presunto infractor. En cualquier caso, el presunto infractor, quien no tiene derecho alguno concedido, como no sea el de vender un producto lícito, no puede constituirse en el sujeto activo que tome la decisión al respecto de si el producto presumiblemente infractor podrá estar en el marcado o no, por cuanto que ésta decisión afecta el derecho específico que le fue concedido a otra persona, esto es, al titular de la Patente, una vez que cumplió con los requisitos propios de Ley.

La sustanciación del procedimiento de infracción administrativa.

Una vez presentada la solicitud administrativa de infracción, en la cual puede existir o no el incidente de medidas provisionales, corresponde al Instituto revisar que la misma se ajuste, en la forma, a los lineamientos de Ley, para que pueda admitirse y para que se ordene su notificación al presunto infractor. La solicitud de infracción debe ir acompañada de todas las pruebas que sustenten la postura del titular de la Patente, toda vez que no serán admitidas pruebas en fecha posterior, a menos de que estas resulten devenir supervenientes en términos de lo que al efecto dispone la legislación común. Una vez notificada la solicitud de infracción, el presunto infractor contará con un plazo de 10 días hábiles para ofrecer contestación, a la cual deberá acompañar también todas las pruebas que estime convenientes. En el caso particular del presunto infractor, la actual Ley de la Propiedad Industrial concede un plazo adicional de 15 días hábiles para presentar pruebas que hayan sido ofrecidas en el escrito de contestación pero que, por encontrarse en el extranjero, no haya sido posible acompañarlas en ese momento procesal.

Dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de Patentes, destacan, por su especial trascendencia, las siguientes formas de prueba: la visita de inspección, con la que se pretende demostrar que el producto presumiblemente infractor se encuentra disponible en el comercio, y la prueba pericial, generalmente en farmacología, con la que se pretenderá demostrar que el producto presumiblemente infractor reproduce en sí mismo las enseñanzas de la Patente materia del litigio. Es importante precisar que, no obstante no haber precedentes judiciales que así lo sostengan, una correcta interpretación de la Ley en materia de Patentes indica que la forma correcta de evaluar si se surten los presupuestos que determinan si se ha cometido infracción en contra de una Patente, es la de contraponer por un lado el supuesto producto infractor, en contra del cual se hace una imputación directa de infracción, con las reivindicaciones concedidas a la Patente de que se trate. Así, la Autoridad administrativa deberá analizar el producto presumiblemente infractor con respecto a la o a las reivindicaciones que hayan sido concedidas e invocadas por el titular de la Patente como aquellas que han sido invadidas, en atención a las pruebas que al efecto ofrezcan las partes.

Hasta este momento procesal, la legislación actual se antoja apropiada, pues admite las pruebas idóneas para determinar si un producto invade las reivindicaciones de una Patente; de hecho, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que serán admitidas todas las pruebas previstas en la legislación común, con la  excepción de la testimonial y de la confesional, que únicamente serán admitidas si constan por escrito. No obstante lo sorprendente de estas disposiciones que, en el mejor de los casos sólo distorsionan el sentido de la prueba testimonial, no nos detendremos a su análisis específico en este trabajo. Baste decir que no existe justificación jurídica alguna para excluir estas pruebas en los procedimientos de declaración administrativa de infracción en materia de Patentes, y que estas exclusiones absurdas lesionan gravemente las garantías de legalidad y de debido proceso del actor, quien ve limitadas sus herramientas legales para probar su dicho.

En cualquier caso, es en el desahogo de las pruebas, particularmente la denominada visita de inspección y de la pericial, fundamentalmente en materia de farmacología, en donde se experimentan problemas graves que encuentran explicación, cuando menos parcial, en el hecho de que la entidad frente a la que se ventilan estos procedimientos contenciosos tiene el carácter de autoridad administrativa. Las complicaciones en el desahogo de estas pruebas derivan de que la autoridad administrativa no cuenta con facultades suficientes para hacer cumplir sus determinaciones y de que adolece de las herramientas propias del poder judicial para llegar al conocimiento de la verdad.

En concreto, la prueba de inspección a la que nos hemos referido se ve constantemente obstaculizada en su desahogo, con la simple oposición que las personas visitadas, ya sea el presunto infractor o terceros que pueden aportar elementos para llegar a una convicción de verdad, invocan en el momento del desahogo de la diligencia correspondiente. No obstante la autoridad administrativa está facultada para ordenar se lleve a cabo la diligencia de visita de inspección, los mecanismos para pedir y lograr el auxilio de la fuerza pública, en contraste con aquellos con los que cuentan los actuarios de un juzgado, no se encuentran disponibles para los Inspectores que dependen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. En consecuencia, es muy frecuente que este tipo de diligencias simplemente no se lleven a cabo y, con ello, que resulte muy difícil que el titular de la Patente demuestre su dicho.

Por lo que hace a la prueba pericial en farmacología, el problema se torna, si cabe, mucho más grave, particularmente cuando la autoridad se ve obligada a recurrir a un perito tercero en discordia que proporcione definición en relación con el planteamiento técnico en el que descansa la solicitud de infracción. En el desahogo de una prueba pericial en farmacología, la parte que la ofrece debe someter un cuestionario para ser contestado por los peritos de las partes. Este cuestionario puede ser adicionado por la otra parte, para que en el desahogo de la prueba tengan cabida las consideraciones de ambas partes. Una vez que los peritos aceptan el cargo y se imponen del cuestionario en su forma final, les es concedido un plazo para que entreguen sus dictámenes a la autoridad administrativa. Debe resaltarse en este punto que, en atención a los temas sobre los que generalmente versa este tipo de prueba pericial, los peritos necesitan recurrir a laboratorios especializados en los que sea factible correr pruebas científicas que permitan definir los conceptos planteados en el cuestionario. Resulta claro que los peritos, aún siendo expertos en la materia de su competencia, están imposibilitados para analizar la composición química de un medicamento, por ejemplo, y que sólo podrán referir y en su caso interpretar los resultados que obtengan una vez se haya sometido el producto en cuestión a las pruebas científicas que sea menester, en los laboratorios apropiados para realizar estas pruebas.  Así, un peritaje correctamente realizado que la autoridad administrativa pueda considerar con seriedad, deberá venir acompañado de los resultados obtenidos en el laboratorio, los cuales constituyen la única forma válida y confiable de analizar un producto farmacéutico, por cuanto hace a sus componentes, estructura química, etc.

Ahora bien, mientras el desahogo de la prueba pericial se limite a los peritos de las partes, y estos arriben a conclusiones técnicas semejantes o coincidentes, la autoridad administrativa tendrá elementos válidos para formarse un criterio determinado. Sin embargo, es común encontrar situaciones en las que las conclusiones técnicas a las que arribaron los peritos de las partes en sus dictámenes, no son coincidentes o siquiera semejantes, cuando no diametralmente opuestas. En estos casos, la autoridad administrativa estará obligada a señalar un perito tercero en discordia. En una situación como la que ahora se describe, un juzgado o tribunal tendría definido por Ley la forma que debe tomar su actuar; estaría facultado para señalar al perito del Tribunal y para solicitarle que rinda su dictamen sobre los puntos controvertidos por los peritos de las partes. Más aún, si el perito designado por el juez tuviese necesidad de recurrir a un laboratorio para realizar su análisis y rendir su dictamen, el juzgado pondría a disposición de su perito los medios necesarios para ello.

En el caso concreto de la autoridad administrativa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha tomado la decisión, sin fundamento jurídico alguno que lo sostenga, de recurrir a los propios Examinadores de la Dirección Divisional de Patentes para designarlos como peritos terceros en discordia, no obstante no tienen ese carácter y, sobre todo, que no cuentan con los elementos científicos que resultan indispensables para preparar un dictamen confiable. Se ha llegado al absurdo de tener dictámenes que resuelven que determinado producto farmacéutico no invade una Patente, sin que se haya efectuado ningún análisis científico al producto presumiblemente infractor y cuando el Examinador limita su análisis a las leyendas que se aprecian en el empaque del producto cuestionado.

De nueva cuenta, las inconsistencias a las que me he referido en los párrafos precedentes, encuentran una explicación en el hecho de que la autoridad administrativa no está preparada ni cuenta con los elementos jurídicos ni materiales suficientes para resolver este tipo de procedimientos contenciosos, que sin duda encontrarían una mejor ubicación en el poder judicial.  Ahora bien, mas allá de los problemas de competencia e incluso de aquellos que pueden interpretarse como compromisos internacionales que no se han cumplido, lo que se pretende rescatar en este trabajo es la falta de seguridad jurídica y de un estado de derecho que resulta ineficaz en su obligación de vigilar que se respeten los derechos que el propio Estado confiere. Ante esta situación de incertidumbre jurídica, la autoridad administrativa ha resuelto, en franca violación de las reglas procedimentales que norman a la solicitud administrativa de infracción, solicitar a la Dirección Divisional de Patentes del propio Instituto, una opinión técnica en la que se pronuncie al respecto de las imputaciones de infracción hechas por el titular de la Patente. Esta opinión técnica, además de no estar prevista por la legislación correspondiente, con lo que se violenta de nueva cuenta el estado de derecho, también adolece de muchas fallas técnicas que provocan generalmente resultados incorrectos y sin sustento jurídico ni científico. En esencia, la opinión técnica que el área del Instituto que sustancia y resuelve los procedimientos de infracción en materia de Patentes, solicita a la Dirección Divisional de Patentes, difícilmente puede considerarse confiable, habida cuenta que tampoco se apoya en los estudios científicos que resultan indispensables para determinar la composición química de un determinado producto farmacéutico, entre otras cosas. Estas opiniones técnicas se realizan sin tomar en cuenta los resultados que proporcionan las distintas pruebas científicas que existen para determinar la composición de un producto farmacéutico, puesto que la autoridad no cuenta con los elementos necesarios para correrlas, con lo que limitan estas opiniones a una descripción de las reivindicaciones concedidas a la Patente de que se trata, pretendiendo ajustarlas a las características que se presentan evidentes en el producto, atentos a la información que se aprecia en los empaques o que consta en los instructivos o en las indicaciones terapéuticas, lo que resulta francamente insuficiente y pobre.

El procedimiento de nulidad promovido en reconvención.

El procedimiento de nulidad que se promueve en vía de reconvención se presenta como una de las formas de defensa más socorridas por los presuntos infractores en solicitudes de declaración administrativa de infracción en materia de Patentes. La posibilidad de lograr que una Patente se declare nula constituye un derecho incuestionable de todo presunto infractor que se vea sometido a un procedimiento de infracción y, además, se presenta como una oportunidad muy valiosa para someter a la Patente a un nuevo y generalmente más detallado examen que, en su caso, confirme la validez de la Patente o resuelva que la misma se concedió por error o inadvertencia de la autoridad administrativa y que por tanto, no puede producir efectos jurídicos.

No obstante lo anterior, el procedimiento de nulidad se antoja claramente inviable en la forma en que lo concibe la legislación actual, además de poco confiable, fundamentalmente por cuanto que es resuelto justamente por la misma autoridad que en su momento concluyó que la solicitud de Patente cumplía con los requisitos de Ley y, por tanto, resultaba procedente su concesión. En este punto podría suponerse que la autoridad administrativa, por cuanto que responsable del procedimiento que concluyó con la concesión de la Patente de mérito, podría ser parcial al resolver los planteamientos de nulidad, inclinándose en forma por lo demás congruente, a favor de una confirmación en el sentido de que su actuar, al conceder la Patente, se ajustó cabalmente a derecho. Sin embargo, las disposiciones que regulan a los procedimientos de nulidad en materia de Patentes, cercan a la autoridad y la obligan a resolver bajo la consideración de que existe contención entre partes y de que corresponde al titular de la Patente ofrecer las pruebas y aportar los argumentos que se requieran para justificar el actuar de la autoridad cuando concedió la Patente.  No obstante que la propia legislación, cuando se refiere al titular de la Patente, lo define como el titular afectado, lo obliga también a ofrecer excepciones y defensas (artículo 197 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial), así como las pruebas en las que sustente su defensa, en una clarísima contradicción no sólo legal sino de sentido común. Pese a la forma en que la actual legislación concibe al procedimiento de nulidad de Patentes, es claro que en ellos, la parte que es cuestionada en su actuar NO es el titular de la Patente, sino la propia autoridad, por cuanto que fue ella la que concedió la Patente en su momento y la que presuntivamente pudo haber cometido un error con dicha concesión.

Resulta por tanto indispensable, en mérito de las anteriores consideraciones, relevar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las funciones que le fueron conferidas y bajo las cuales resulta ser la entidad oficial que dirime los procedimientos de nulidad. Estos procedimientos, en los que se cuestiona el actuar de la autoridad, deben sustanciarse en una instancia distinta, que tenga facultades de revisar el actuar de la autoridad y que le permita a dicha autoridad defender sus actuaciones, atento al hecho de que no puede ser juez y parte, pese a que la legislación actual trate de ocultar este hecho. Por lo demás, no podemos olvidar que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sobre todo con las últimas reformas que afectaron a los artículo 18 y 24 de la misma, se actualiza la posibilidad de que la autoridad administrativa resulte responsable directa del daño patrimonial que cause a los gobernados y, por tanto, debe dotársele de la oportunidad de defender sus actuaciones, sin la limitante de ser también quien resuelva esas imputaciones.

Sanciones.

Vale la pena recordar en este punto cuál es el objetivo fundamental que busca un inventor o su causahabiente cuando decide someter su invención a una solicitud de Patente en una jurisdicción determinada.  Consistente con las consideraciones que dieron origen al sistema de Patentes moderno, bajo las cuales se busca motivar el desarrollo tecnológico e incentivar la actividad inventiva con el modelo de monopolio de explotación exclusiva temporal, es justamente este monopolio el objetivo primordial que persigue cualquier inventor o causahabiente cuando resuelve buscar una Patente para una invención determinada.

Con la concesión de una Patente, su titular adquiere un derecho de explotación exclusivo que justifica, entre otras cosas, inversiones y objetivos a mediano e incluso largo plazo. En este análisis, el nivel de certeza juega un papel contundente cuando la Patente se concede, pues su titular confía en dos cosas fundamentales, a saber: -) en la solidez de su Patente, pues la solicitud correspondiente fue sometida a una serie de exámenes exhaustivos y profundos y, -) en que la autoridad que la concedió asume el compromiso de defenderla y de hacerla valer, atento a que ha cumplido con todos los requisitos de Ley al efecto, incluido el pago de tasas tanto durante el trámite de la solicitud, como en la concesión de la Patente e incluso para mantenerla vigente.

Por lo anterior, ante una eventual violación de los derechos que son conferidos con una Patente, su titular espera, en primer término, que se respete su monopolio exclusivo, para lo cual requiere de mecanismos que impidan que el producto presumiblemente infractor sea puesto en el mercado. El evitar la violación de la Patente en el tiempo, por cuanto que se trata de un derecho temporal, se constituye en el principal y mas caro objetivo que busca lograr el titular de la Patente. En esta coyuntura, cabe señalar que la posibilidad de cobrar una indemnización o de que le sean pagados daños y perjuicios al titular de la Patente, no constituye un objetivo deseado, como no sea en la forma de un último recurso que le permita salir lo menos afectado posible en sus derechos e intereses. Así pues, lo primero que debe señalarse por cuanto hace a sanciones es que éstas no son deseables para el titular de la Patente; las sanciones implican que se haya dado una violación a la Patente, lo que se traduce en que se haya lesionado fatalmente el derecho de explotación exclusiva que fuera otorgado. Como hemos señalado a lo largo de este trabajo, el valor fundamental que proporciona una Patente se concibe en la seguridad de que el monopolio concedido será respetado.

No obstante lo anterior, en materia de sanciones se requiere de instituciones sólidas y eficaces, que logren desmotivar la comisión de conductas infractoras. En este punto, la posibilidad real de ser condenado para el pago de daños y perjuicios en montos importantes, se presenta fundamental para lograr el objetivo siempre primario de evitar la violación de los derechos de Patente. Así, es imperativo que la legislación prevea mecanismos eficaces y expeditos para que, de materializarse una infracción, el titular de la Patente pueda ser resarcido, cuando menos económicamente, en forma tal que al pagar, el infractor no logre una utilidad. Resulta lógico suponer que si el sistema de Patentes garantiza a los titulares que se vean afectados por conductas infractoras la recuperación de una indemnización importante o el pago de los daños y perjuicios causados, las entidades que pretendan violentar los derechos conferidos por una Patente lo pensarán con mucho detenimiento antes de incursionar en las conductas ilegales, sobre todo si como resultado de las mismas no lograrán un beneficio económico.

Lamentablemente, debemos señalar que nuestro país NO cuenta actualmente con estos mecanismos eficaces y expeditos que se requieren para desmotivar las conductas infractoras. Por el contrario, el sistema actual incluso puede entenderse como un incentivo para aquellos que consideran invadir los derechos de una Patente, sobre todo en la industria farmacéutica, en la que las utilidades que se logran con productos que invaden una Patente son verdaderamente importantes. La situación actual en materia de sanciones se presenta francamente insuficiente e incluso ineficaz, sobre todo por el tiempo que debe transcurrir para estar en posibilidad real de recuperar daños y perjuicios. Acorde con la legislación vigente, es menester solicitar y obtener una declaración administrativa de infracción, que puede tomar un promedio de 5 a 8 años antes de quedar firme, para que resulte entonces procedente iniciar un procedimiento civil para determinar daños y perjuicios. La perspectiva de que el titular de una Patente logre obtener una sentencia firme que le otorgue daños y perjuicios en un plazo mínimo de 10 años aproximadamente, no es sino una gran motivación para aquellas empresas que consideran invadir derechos de Patente, sobre todo en la industria farmacéutica.

Por lo anterior, la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que hemos referido es urgente, encuentra un argumento más que la justifica y la exige, en las consideraciones antes expuestas. De igual forma, resulta indispensable devolver al titular de la Patente sus derechos para decidir con respecto a las medidas provisionales a las que tiene acceso por Ley, toda vez que en el formato actual, la decisión final y, por ende, el control de las mismas, recae en el presunto infractor. Se estima inaplazable también el liberar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las cargas que actualmente soporta en materia de conflictos, tanto aquellos en los que se actualiza la contención entre particulares, como aquellos en que el Instituto resulta la parte demandada.  Al sustraer estas responsabilidades del Instituto y dotar al poder judicial de jurisdicción sobre los diversos conflictos que se suscitan en materia de Patentes, se podrá resolver también el tema de las sanciones, pues los daños y perjuicios podrán ser determinados en primera instancia, y en la misma sentencia que resuelva el procedimiento de infracción.

El formato actual bajo el cual se sustancian las infracciones en materia de Patentes en México se presenta entonces inadecuado e ineficaz, sobre todo en el contexto del mundo moderno. En el caso de la industria de la investigación farmacéutica, la situación se presenta, si cabe, mucho más grave puesto que corremos un riesgo cada vez más latente de regresar a los escenarios anteriores a 1991 cuando esta industria en México era casi inexistente, con las consecuentes pérdidas y daños que se han tratado de resaltar en este trabajo, no sólo a la industria sino a la sociedad Mexicana en su conjunto.

Carlos Pérez De La Sierra.  

Senior Partner.

cps@cyslaw.mx