15 Ene “Previsiones Legales en Materia de Propiedad Intelectual para las Startups”.
Como consecuencia del surgimiento de las ‘startups’ en México, enfocadas en proyectos novedosos, principalmente en materia tecnológica, es necesario priorizar sobre la estructura corporativa que este tipo de empresas tendrán, pero aún más en asegurar la adecuada protección de la propiedad intelectual en la que se sustenta la innovación del negocio en su conjunto.
Por tanto, durante la creación de una ‘startup’, es de suma importancia conocer las previsiones legales que se deben tomar en cuenta para una correcta protección sobre los signos distintivos /marcas, obras, invenciones, secretos industriales y demás activos intangibles que se generen para el desarrollo del proyecto, ya que cuando estos activos son el motor del negocio, no sólo se protege éste, sino el desarrollo de todo el negocio, de tal forma es vital su correcta protección:
- Adecuar la protección de los activos que desarrolle la empresa a través de las diferentes figuras de la propiedad industrial e intelectual, en razón de tener efectos frente a terceros.
- Mantener en confidencialidad, aquellas ideas, proyectos, creaciones y cualquier desarrollo que genere un valor económico frente a sus competidores.
- Determinar con claridad, quién es el creador de las obras o invenciones y, quién el titular de la propiedad intelectual.
- Si se trata de un negocio digital, se deben procurar otros elementos de propiedad intelectual contenidos en el sitio web como: la adquisición de un nombre de dominio o una cartera de nombres de dominio, contar con unos términos y condiciones de uso y proteger todos los textos, imágenes y logos que se desplieguen y uno Aviso Legal en relación a la propiedad intelectual de las plataformas.
Para una concreta valoración de la protección de los activos, a continuación se describe la información que es recomendable para una debida protección en materia de propiedad intelectual:
1. Secreto Industrial.
La protección de la información como secreto industrial es considerada en un inicio como la mejor protección de la información, ya que no requiere de un registro ante alguna autoridad, por que consiste en mantener de manera confidencial toda información de aplicación industrial o comercial que signifique una ventaja competitiva frente a terceros, así lo indica el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).
En este sentido, se recomienda primero que nada clasificar la información de nuestro negocio, identificando aquella que presupone una ventaja competitiva y pudiera ser de catalogada como secreto industrial; por otro parte, se recomienda celebrar contratos de confidencialidad o NDA (Non-Disclosure Agreement)con cualquier persona interna o externa de la empresa (como son socios, proveedores, trabajadores, colaboradores) que tenga acceso o conocimiento a la información que tenga ese carácter de confidencial, así como incluir cláusulas de confidencialidad en los contratos laborales, de inversión, de uso y servicio de plataforma tecnológica que se celebren con terceros.
2. Invenciones.
Al tratarse de empresas innovadoras, las ‘startups’, generan invenciones para implementar sus proyectos, para lo cual, es necesario revisar que éstas sean novedosas, de aplicación industrial y tengan una actividad inventiva, para ser consideradas registrables como patentes, en función de obtener una protección exclusiva por 20 años improrrogables desde la presentación de la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como lo señala el Título Segundo del Capítulo II de la LPI.
Por otro lado, existen invenciones que no están basadas en esa actividad inventiva, sino que solo tienen una aplicación industrial y una novedad frente a otras, estas invenciones pueden ser protegidas a través de las figuras de modelo de utilidad o diseño industrial. (Capítulo III y IV, respectivamente, de la LPI).
Los modelos de utilidad son objetos que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Su vigencia de protección son 10 años improrrogables. Los diseños industriales son diseños de creación independiente y que difieren en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones éstos. Su vigencia es de 5 años, renovables por períodos sucesivos de la misma duración hasta máximo de 25 años.
3. Marcas / Signos distintivos.
Como cualquier negocio, es imprescindible contar con un signo distintivo (marca, aviso comercial o nombre comercial) que distinga los productos o servicios ofrecidos respecto de otros de su misma especie en el mercado (artículo 87 de la LPI).
La protección consiste en el uso exclusivo para el titular (persona física o moral) de ese signo durante 10 años prorrogables por períodos de la misma duración. En el caso de marcas, pueden ser de diferentes tipos de acuerdo a su naturaleza, ya sea nominativa, diseño, mixta, olfativa, auditiva, tridimensional, nombres comerciales o de personas físicas, siempre que no se confundan con marcas previamente registradas.
4. Obras.
Existen ‘startups’ que su ‘core business’ consiste en el desarrollo de plataformas tecnológicas, a grandes rasgos, se trata de la creación de un softwarepara la implementación de un negocio, en este sentido, el desarrollo de este software tiene una protección particular dentro del Derecho de Autor, al ser considerado como una obra, es decir, como si fuera un libro, una pintura o una canción, y al autor de dicho softwarele corresponden por tanto los derechos morales y patrimoniales sobre éste. Contando con una protección de hasta 100 años a la muerte del autor, para que surta efectos ante terceros, es necesario solicitar su registro en México, ante el Instituto del Derecho de Autor (INDAUTOR).
En este caso, es importante mencionar que la protección como obra es considerada, en tanto, sea original el software, es decir, que el código fuente y objeto no estén basados en otros códigos previamente desarrollados por terceras personas, o lo que es lo mismo, se debe revisar que el software que se está desarrollando no esté basado en un código abierto u ‘open source’, ya que solo se estará modificando una parte de ese código.
5. Licencias y Cesiones de Derechos.
En el caso de las invenciones, signos distintivos y software, es posible realizar licenciamiento sobre esos activos, o en su caso, una cesión a terceros, los cuales deberán inscribirse en el IMPI o INDAUTOR, como corresponda.
6. Contrato de Desarrollo de Plataforma Tecnológica y Contrato de Colaboración Remunerada.
Si por el otro lado, el negocio de la ‘startup’ solicita la creación de una plataforma ad hoc, o en su caso, se adhiere al uso de una plataforma ya existente, se requiere en ambos casos, celebrar un contrato de servicios de acceso y uso de plataforma tecnológica, en el cual debe contar con una cláusula específica de propiedad intelectual en la que se especifique quién es el titular de dicha plataforma y cuáles son los derechos sobre ésta.
De conformidad al artículo 83 de la Ley Federal de Derecho de Autor: “salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra o que la produzca con la colaboración remunerada de otras, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la misma y le corresponderán las facultades relativas a la divulgación, integridad de la obra y de colección sobre este tipo de creaciones. La persona que participe en la realización de la obra, en forma remunerada, tendrá el derecho a que se le mencione expresamente su calidad de autor, artista, intérprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya creación haya participado.”
En razón de lo anterior, se recomienda estar bien asesorados y prever esta figura para nuestros negocios, de lo contrario, la titularidad de la propiedad intelectual pudiera ser de quien desarrollo la plataforma, independientemente de que haya un acuerdo de por medio.
Finalmente, es importante mencionar que la protección de la propiedad intelectual debe ser considerada como inversión para cualquier empresa, pero sobre todo para una ‘startup’, ya que el emprendedor está en constante desarrollo de creaciones para sus proyectos, y éstos requieren de una protección frente a terceros, en función de implementar un proyecto sólido y protegido desde el inicio.
Luis Mario Lemus
Socio
Julián Pavon
Abogado
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